麥克的學習紀錄

台灣與美國專利訴訟差異

ü   無陪審制度

ü   No Discovery

ü   No Markman Hearing (Markman Hearing為著名知美國案例，確定Claim Construction為法律問題，由法官裁定，台灣尚未明確Claim Construction為法律問題或事實問題)

台灣專利訴訟問題

ü   專利侵權為智慧財產法院審理，專利之有無效由行政訴訟處理

ü   可向智慧局提出舉發(專利無效或範圍縮減)，向法院申請裁定停止訴訟程序

ü   法官欠約專業素養

ü   太過倚賴鑑定意見

在訴訟開起前，需討論清楚的部分有：

1.      釐清訴訟之目的，是想獨佔市場? 收取權利金? 或搶占市占率?

2.      評估訴訟對向，是針對市占率大或小者提出訴訟?

3.      訴訟成本與效益之估算，是否符合商業利益?

4.      評估專利強度，因專利取得成本與專利訴訟之費用不成比例，需注意專利本身之強度與有效範圍

5.      評估專利侵權案件之強度，有多大機會勝訴?此部分牽涉到對專利範圍的解讀不同，和對手產品分析等問題

6.      對手IP之分析，是否會被反訴侵權?

7.      積極收集對手產品資料與證據

8.      尋找專業鑑定機構進行侵權鑑定

可考慮的手段有

1.      警告函，需注意公平交易法規，如有第三方鑑定結果較佳，需注意警告函之措詞

2.      申請證據保全，可在訴訟提起前或後，向法院進行申請

3.      申請假處分，停止被告的商業行為，通常需有第三方鑑定機關之鑑定報告方能申請，被告如有有利之鑑定，亦可先提出反假處分申請